Registrace ochranné známky v USA: Kdy a jak ji řešit?

1. Kdy se pustit do registrace?

Registrace je dobrým krokeml ve chvíli, kdy:

• v USA už pod značkou podnikáte nebo ji tam aktivně propagujete, nebo
• plánujete vstup na USA trh v dohledné době. 

V těchto případech vám registrace ochranné známky pomůže posílit postavení vůči konkurenci, zabránit padělání nebo parazitování na vaší značce i zvýšit hodnotu firmy – a to i při vyjednávání s partnery nebo investory.

2. Jak zvolit klíčová slova?

Ochranné známky se registrují vždy pro konkrétní třídy výrobků a služeb (tedy pro určitý segment, ve kterém podnikáte). Pokud poskytujete finanční poradenství, nebudete si ochrannou známku registrovat pro pečení dortů.

Seznam klíčových slov musí odpovídat tomu, čím se zabýváte nebo plánujete zabývat v následujících letech. Podrobněji o tom píšeme v jednom z předchozích článků.

A proč je to tak důležité? V USA totiž musíte prokazovat, že značku skutečně používáte pro zboží nebo služby, které uvádíte v přihlášce.

3. Typy přihlášek a co je k registraci potřeba?

Na rozdíl od Česka nebo EU, v USA typ přihlášky závisí na tom, zda už značku používáte, nebo se teprve chystáte vstoupit na trh. Možnosti jsou tři:

a) Zboží v USA zatím neprodáváte a nemáte žádnou ochrannou známku 

 – > Musíte doložit záměr značku používat – tzv. intent to use. 

• Pokud značku nemáte ještě nikde jinde registrovanou a zároveň teprve vstupujete na americký trh, úřad známku nezaregistruje, pokud si není jistý, že značku budete používat.
• Co to pro vás znamená?
  • Jednak byste měli předem dokumentovat proces plánování podnikání v USA (např. to, že vyvíjíte výrobky, pronajímáte si sklad nebo jste si nechali vytvořit analýzu trhu). 
  • Jednak přihlášce musíte přiložit čestné prohlášení, že budete značku užívat. Pokud by se někdo rozhodl značku v rámci registrace zpochybnit, předložíte již zmíněné důkazy o užívání nebo plánovaném užívání. 
• Prohlášením to nicméně nekončí. Po podání přihlášky (případně v určené lhůtě po rozhodnutí o povolení registrace) se pak dokládá ještě konkrétní použití pro výrobky a služby, které jste pro danou značku přihlásili. 
• Aby úřad uznal užívání značky, musíte ji užívat buď ve více než 2 státech nebo mezinárodně (např. z USA vyvážet do Brazílie). 

b) Zboží v USA a už prodáváte, ale nemáte nikde ochrannou známku

• Pokud zboží v USA už prodáváte nebo tam poskytujete služby, ale ochranné známky jste zatím neřešili, dokládáte informace o tom, kdy a kde jste značku použili v obchodním styku.
• Úřadu musíte doložit, že značku využíváte, a to včetně důkazů (třeba fotky produktů s logem, nabídky na webu atd.). 

 
c) Zboží v USA ne/prodáváte, ale máte registrovanou ochrannou známku jinde

• Pokud už máte registrovanou ochrannou známku v jiné zemi, která je součástí Madridského protokolu (což většina zemí je), podmínky pro registraci jsou mírnější.
• Označení, které přihlašujete, musí být stejné jako registrovaná ochranná známka. Stejně tak klíčová slova, pro která chcete značku v USA registrovat se musí shodovat. Pokud nechcete značku registrovat pro všechna klíčová slova, můžete si vybrat jen některá z nich (nová přidat nemůžete).
• K přihlášce stačí doložit registrační certifikát a čestné prohlášení, že budete značku na území USA užívat. Dokládat užívání ale potřeba není.

4. Jak funguje proces registrace?

Detailní popis procesu necháme stranou – důležitější jsou praktické otázky, které řeší většina klientů: 

Jak dlouho to bude trvat?

Registrace americké ochranné známky není žádná rychlá akce. Proces trvá minimálně rok, spíš je třeba počítat s rokem a půl. 

Zvládnu to sám nebo se svým interním právníkem?

Pokud nemáte sídlo v USA, musíte být v řízení zastoupeni advokátem, který vykonává praxi v některém státě USA. My spolupracujeme se skvělým kolegou, se kterým vyřizujeme všechny tyto registrace.

Co úřad na přihlášce zkoumá?

Důvodem, proč registrace trvá tak dlouho, je i to, že úřad přezkoumává zaměnitelnost se staršími ochrannými známkami. Pokud zjistí, že v USA už je registrovaná značka, kterou by si mohli zákazníci splést, vydá rozhodnutí o důvodech pro zamítnutí. K tomu je možné se vyjádřit, je to ale opět spojeno s poplatky. Právě proto advokáti provádějí rešerši před podáním přihlášky. 

Co když je značka právně v pořádku?

Když úřad žádnou takovou kolizi nenajde, přihlášku zveřejní. V době, kdy je přihláška zveřejněná, můžou majitelé starších ochranných známek podat námitky.
Dostanu certifikát a mám ještě nějaké další povinnosti v řízení?

Pokud nikdo nepodá námitky, dojde v závislosti na typu přihlášky buď k: 

1. Povolení k registraci. Úřad u přihlášek podle bodu č. 1 (nemáte žádnou existující registraci a dosud jste značku nevyužívali) vydá tzv. notice of allowance – povolí, že označení může být registrované. V tomto momentu ale ještě není vyhráno. Do 6 měsíců musíte značku začít používat a její používání doložit. Lhůtu je možné za poplatek prodloužit na dobu až 36 měsíců. Úřad pak doložené podklady přezkoumá a až pak rozhodne o registraci a zašle vám certifikát.
2. Vydání certifikátu. Jinak je tomu u zbylých přihlášek (podle bodu 2 a 3). Pokud nikdo nepodá námitky, rozhodne úřad rovnou o registraci. Dostanete tak od úřadu certifikát.

Kolik to všechno bude stát?

Hodně záleží na tom, jakou přihlášku podáváte a jak široký máte seznam klíčových slov. Úřad si účtuje 350 $ za podání přihlášky v jedné třídě.

Tam to ale bohužel nekončí. U přihlášky podle bodu 1 musíte doložit užívání značky. S dokladem o užití musíte zaplatit ve výši 150 $ za třídu.

Pokud plánujete vstup na americký trh a chcete registrovat značku pro vonné oleje, kosmetiku a prodej těchto produktů (tedy pro tři třídy) a nemáte žádnou ochrannou známku, jen poplatky před samotnou registrací vyjdou na 1 500 USD. 

Tam ale poplatky nekončí. Po 5 letech registrace musíte doložit, že značku užíváte a úřadu v souvislosti s prokázáním užívání zaplatíte dalších 325 $ za každou třídu, jejíž registraci si chcete ponechat i na dalších 5 let.

Poplatky za prodloužení platnosti ochranné známky na dalších 10 let vás pak vyjdou na 650 $ za třídu.

Počítat musíte i s odměnou advokáta, který za vás registraci bude řešit.

A je hotovo? Nebo?

Registrace ochranné známky platí 10 let a můžete si ji prodlužovat. Není to ale tak jednoduché. 

Kromě toho, že si musíte svoji značku hlídat, jsou v USA ještě specifická pravidla, kdy se úřadu musíte ozvat, že ochrannou známku stále využíváte. To musíte udělat po 5 letech registrace – Declaration of Use or Excusable Nonuse. S tím se pojí i zmíněný poplatek. 

Před skončením platnosti známky je pak na vás, jestli se rozhodnete pro prodloužení platnosti. 

5. Závěr

Chcete mít jistotu, že vaše značka bude v USA opravdu vaše? Ozvěte se. Pomůžeme vám s přihláškou, doložením užívání i monitoringem – od začátku až po certifikát.

Registrace ochranné známky v USA nemusí být strašák, pokud víte, jak na to – nebo máte po boku někoho, kdo to ví. 

Série o ochranných známkách

1. část: Co vyřešit, než zaregistrujete ochrannou známku: Klíčové otázky a praktické tipy pro úspěšnou ochranu značky

2. část: Co vás čeká a nemine v námitkovém řízení a jak se mu vyhnout?

3. část: Brand, obchodní firma nebo ochranná známka? Ujasněte si, co je co!

4. část: Spory o značku: Jak ochránit firmu, doménu nebo pověst?

5. část: Mezinárodní tržiště – co dělat, když vám kopírují zboží?