Zamítli vám přihlášku ochranné známky? Co dělat dál?

Dobrá zpráva ale je, že zamítnutí přihlášky ještě nemusí znamenat konec celé registrace. V řadě případů se proti němu dá bránit a někdy velmi úspěšně. 

Pojďme se podívat na to:

• kdy Úřad přihlášku ochranné známky zamítá, a
• jak postupovat, pokud se to stane právě vám.

Kdy může úřad přihlášku ochranné známky zamítnout?

Přes úřad neprojde přihláška značky, která: 

• Nejde nijak zaznamenat v rejstříku – Ochranná známka musí být zachytitelná v rejstříku. Musí jít o text, logo, barvu, gif, nahrávku znělky, obrázek tvaru produktu, ale ne třeba o vzorek vůně nebo příchuti. 
• Je obecná nebo popisná – Pokud označení nedokáže odlišit jedny služby nebo produkty od jiných, úřad ho k registraci nepustí. Typicky jde o názvy, které jsou obecné nebo jen popisují nabízené zboží a služby. Například označení „Právní služby“ pro naši advokátní kancelář by neprošlo, protože jde jen o popis toho, jaké služby poskytujeme. Podobně přes úřad neprošly třeba názvy Skříně na míru pro výrobce skříní, Finest grass leaves pro osiva nebo Hot stones pro lávové kameny kvůli obecnosti. Stejně tak úřad zamítl Vánoce v Brně pro pořádání akcí, nebo Prague City Dental pro stomatologické služby.
• Je pohoršující, vulgární anebo jinak nevhodná – Úřad zamítá i přihlášky, které porušují dobré mravy, používají extremistické symboly anebo jsou jinak společensky nevhodné. Zamítnuty byly třeba značky, které vyobrazovaly hákový kříž, Ku-Klux-Klan, měly v názvu „Cannabis white widow“ nebo v logu vlajku ve spojení s konopným listem. 
• Je klamavá – Klamavá je taková značka, která může spotřebitele uvést v omyl. Není možné registrovat „bambino“ pro alkoholické nápoje, když název evokuje, že je výrobek vhodný pro děti, nebo „policia privat“ pro bezpečnostní službu, která nemá s policií nic společného. 

Úřad může přihlášku zamítnout i z dalších důvodů, například pokud:

• značka obsahuje chráněné erby nebo náboženské symboly,
• odkazuje na chráněné odrůdy rostlin,
• nebo je v rozporu s právními předpisy.

V praxi se ale nejčastěji setkáváme s výše uvedenými čtyřmi důvody. 

Podobná pravidla se použijí nejen pro české, ale i evropské ochranné známky nebo ochranné známky v dalších státech. 

Jak postupovat dále? 

Pokud úředník dojde k závěru, že přihláška ochranné známky nemůže být z nějakého důvodu zapsaná, dá o tom vědět datovou zprávou (pokud ji máte) nebo dopisem. Ještě nejde o finální rozhodnutí a je možné se proti němu vyjádřit. K tomu dává úřad vždy poměrně dlouhou lhůtu, obvykle dva měsíce. Konkrétní lhůtu ale najdete ve vyrozumění, které vám přišlo od úřadu. Lhůtu jde navíc za malý poplatek prodloužit.

Vyjádřit se proti zamítnutí z důvodu vulgárnosti anebo klamavosti je docela složité, ale ne nemožné. Úřadu můžete vysvětlit, že konopný list nebudete používat pro propagaci užívání drog, ale pro přírodní kosmetiku. Vyjádření k úřadu je možné podpořit i důkazy jako jsou printscreeny z webu, faktury se zákazníky anebo smlouvy s dodavateli. Je ale třeba pamatovat na to, že úředník si nebude nic dohledávat sám, vše, na co se odvoláváte, musíte doložit. 

Pokud Úřad zamítne ochrannou známku proto, že je obecná nebo popisná, ale značka je na daném trhu reálně známá, existuje řešení: prokázání rozlišovací způsobilosti. 

Jak rozlišovací způsobilost u ochranné známky zamítnuté pro obecnost prokázat?

Podaří-li se vám prokázat, že je značka známá, Úřad ji může zapsat a v rejstříku u ní uvede, že získala rozlišovací způsobilost užíváním.

To má hned několik výhod:

• značka bude mít vyšší hodnotu,
• máte oficiální potvrzení, že ji úřad považuje za způsobilou ochrany,
• v případných soudních sporech se můžete opřít o závěr úřadu, aniž byste museli znovu dokládat desítky důkazů a soudní řízení může být rychlejší a jistější. 

Rozlišovací způsobilost lze typicky doložit kombinací: 

• dlouhodobého působení na trhu,
• přehledu zorganizovaných akcí, jejich návštěvnosti a mediálního ohlasu, 
• webové analytiky,
• faktur, seznamu obchodních partnerů a počtu zákazníků,
• doložených nákladů na reklamu (online i offline), 
• reklamních kampaní a analýzy jejich účinnosti,
• článků a zmínek od nezávislých zdrojů, 
• ideálně průřezově za celou dobu působení značky.

Jak je vidět, pro prokázání rozlišovací způsobilosti je důležitá dobrá kombinace argumentů a podkladů.

Jak prokázání rozlišovací způsobilosti vypadá v praxi?

Naše kancelář úspěšně zastupovala klienta s obecnou značkou, která cílila na velmi úzkou skupinu zákazníků – přibližně 5 000 subjektů.

Náš hlavní argumenty byl ten, že je cílová skupina zákazníků, na které se značka soustředí, poměrně úzká. A proto není třeba prokazovat, že klienta a jeho značku znají statisíce lidí, ale stačí menší vzorek. I tak šlo ale o 72 % subjektů z této malé skupiny, což klient doložil statistikou webu, svými interními databázemi, výsledky hledání na Google i příklady smluv o spolupráci. 

Vedle toho klient dodal tištěné materiály, podrobné náklady na reklamu, kopie svých časopisů nebo statistiky newsletterů. Celkem klient shromáždil desítky stran relevantních důkazů, které spolu s naší právní argumentací úřad přesvědčily a ten přihlášku posunul dál k registraci a přiznal jí získanou rozlišovací způsobilost. 

V jiném případě šlo o značku SINGLETREK, která byla nakonec také registrována. Přihlašovatel dokládal desítky faktur, jeho už registrované ochranné známky pro EU a publikace, které vydal a jsou veřejnosti dobře známé.

Konkrétně přihlašovatel doložil např.:

• celkem 85 ks faktur z let 2014 až 2021, na kterých byla přihlašovaná ochranná známka, a to různým subjektům většinou z ČR, ale i z Evropy (Spolková republika Německo, Polská republika, Maďarsko),
• prinstscreeny z vyhledávání tematických webů,
• výpis z obchodního rejstříku pro společnost se stejným názvem jako měla ochranná známka,
• publikace a články.

Úřad v tomto případě ocenil zejména různorodost a věrohodnost předložených důkazů a značku zapsal.

Shrnutí na závěr

Zamítnutí přihlášky ochranné známky sice znamená více práce, ale často nejde o definitivní stopku. Pokud má značka reálnou hodnotu a historii, vyplatí se bojovat a doložit ji správnými argumenty a důkazy.

Pokud jste se v registračním řízení dostali do problémů s námitkami, mohl by vás zajímat tento článek. A tady dáváme tipy, co vyřešit, než se do registrace značky pustíte. 
Rádi vám s vyjádřením proti zamítnutí, námitkami i registrací pomůžeme. Ozvěte se nám na napistenam@elegal.cz.